» 외국에서 상표를 보호받으려면 어떻게 해야 하나요?
우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 상표법에서 규정하는 절차에 따라 상표등록을 받아야 하는 것처럼, 원칙적으로 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 각국의 법과 절차에 따라 상표를 등록받아야 합니다.
» 외국에 상표를 등록하려면 어떻게 해야 하나요?
우선 상표를 등록받고자 하는 대상국이 어디냐에 따라서 상표를 출원할 수 있는 방법이 다릅니다. 해외로 상표를 출원할 수 있는 방법을 크게 구분하면 다음과 같습니다.
- 첫째, 상표를 보호받기 원하는 개별국가에 직접 출원하는 방법입니다. 통상 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 출원하므로, 이를 “파리루트에 의한 상표출원”이라고도 하며, 해당 국가의 법과 절차를 따라야 합니다.
- 둘째, 독자적인 상표청이 없고, 다수국간의 조약에 의하여 공동으로 하나의 상표청 또는 지식재산권기구를 가지고 있는 경우, 이를 통해 상표를 출원하는 방법이 있습니다. 베네룩스 상표청과 아프리카지식재산권기구(OAPI)에 대한 출원이 이에 해당합니다.
- 셋째, 개별국가가 독자적인 상표청 및 상표제도를 가지고 있으면서 동시에 일정지역에 걸친 별도의 기구 및 상표제도를 가지고 있는 경우, 이를 활용하는 방법입니다. 유럽상표청 및 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)에 대한 출원이 이에 해당합니다.
- 넷째, 마드리드 협정과 마드리드 의정서를 포함하는 마드리드 시스템을 이용하는 방법입니다.
이상의 모든 경우를 “해외상표출원시스템” 이라고 부르겠습니다. 상표를 보호받기 원하는 국가에 따라서 이용할 수 있는 해외상표출원시스템이 다릅니다. 따라서 대상국에 따른 가능한 해외상표출원시스템이 무엇인지 알아보고, 그 중에서 어떤 시스템이 출원인의 목적에 부합하는지를 고려해야 합니다.
» 마드리드 시스템에 의한 국제상표등록제도란?
- 의의
마드리드 시스템은 두 조약, 마드리드 협정과 마드리드 의정서에 의해 운영되고 있으며, 이 시스템의 행정적 업무는 WIPO(세계지식재산기구)의 국제사무국에서 담당하고 있습니다. 두 조약은 서로 독립적이고 병렬적인 관계이므로, 기속되는 조약에 따라 적용되는 규정이 다를 수 있습니다. 그러나 실제로 마드리드 협정에 가입한 모든 회원국이 마드리드 의정서에 가입되어 있으며, 2008년 9월 1일부터 마드리드 협정과 마드리드 의정서 모두에 가입한 회원국에 대해 마드리드 의정서가 적용되고 있습니다. 마드리드 협정의 공식명칭은 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)”으로, 산업재산권 보호를 위한 파리협약”이 성립된 지 8년 후 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 1891년 마드리드에서 채택되었습니다. 마드리드 의정서의 공식명칭은 “표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)”로서, 1989년 6월 27일에 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되었으며, 동 의정서를 시행하기 위한 하위규정인 공통규칙이 제정됨에 따라 1996년 4월 1일부터 시행되었습니다. 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하여 탄력적 국제상표등록제도를 창설할 목적으로 마련되었습니다. 마드리드 협정과 의정서의 회원국을 마드리드 동맹이라고 합니다.
- 특징
마드리드 시스템은 「다국가 1출원 시스템」이자, 「User-friendly System」의 특징을 가지고 있습니다.
<마드리드 의정서 체제에 의한 절차와 통상의 출원절차의 비교>
① 절차의 간소화 및 비용절감 : 국내에서 등록받거나 출원한 상표가 있으면, 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국관청에 제출하고 한번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 된 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있습니다. 이는 개별국가의 관청에 각각 출원을 제출하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여 한번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 함으로써 출원인의 편익을 제고하고 있습니다. 또한 원칙적으로 국제출원단계에서 각 개별국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없어 대리인 선임비용을 절감할 수 있습니다.
② 권리취득 여부의 명확성 : 지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 합니다. 만약 그 기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받습니다. 따라서 출원인은 일정 기간 내에는 각 지정국에서의 상표권 취득 여부를 알 수 있습니다.
③ 지정국의 추가 가능 : 마드리드 의정서에 새로 가입한 국가 또는 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에는, 국제등록 후에 그 국가를 지정하는 것이 가능하므로, 상표를 보호받고자 하는 국가를 간편하게 확장할 수 있습니다.
④ 상표권 관리의 일원화 : 명칭변경, 주소변경, 갱신, 상표권의 양도 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하기 때문에 국제사무국에 한번 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 각 지정국관청에 통보해 주어 각 지정국관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 됩니다.
※ 마드리드 시스템을 이용할 때 꼭 알아두세요.
마드리드 국제출원은 국내의 출원 또는 등록된 권리를 기초로 하여 국제출원을 할 수 있는데, 국제등록 후 5년간은 기초로 한 국내의 권리 변동에 종속됩니다. 이를 국제등록의 종속성 또는 집중공격이라고 말합니다. 즉, 기초출원의 지정상품 삭제, 거절결정 또는 등록된 권리가 존속기간 미 갱신, 무효 등으로 소멸되면 마드리드 국제등록도 소멸된 범위만큼 취소되며, 미국, 일본 등의 지정국에서 상표권을 획득하였다 하더라도 이 원칙이 적용됩니다. 따라서, 마드리드 국제출원을 이용하시기 전에 국내 기초 출원 또는 등록된 권리의 변경 가능성 및 이에 따른 마드리드 국제등록의 영향을 검토해 보시는 것이 좋습니다.
» 가입국 현황 및 전망
마드리드 동맹은 2019년 9월 현재 총 105개 회원(121개국)으로 구성되어 있으며, 마드리드 협정과 의정서에 모두 가입한 회원국과 마드리드 의정서만을 가입한 회원국으로 구분할 수 있습니다.
세계최대의 상표출원국인 미국에서는 마드리드 의정서 집행법안이 1999년 4월 하원을, 2002년에 상원을 통과하여, 2003년 8월 2일에 WIPO에 가입서를 기탁하였으며, 2003년 11월 2일부터 국제상표출원 업무를 개시하였습니다.
2003. 9. 22 ~ 10. 1 열린 제35차 마드리드 동맹총회에서는 유럽공동체(EC)의 마드리드 의정서 가입을 위해 선순위권(Seneority) 및 제2언어(second language) 지정과 같은 유럽공동체 상표제도의 특성을 반영한 마드리드 협정 및 의정서의 공통규칙 개정을 승인(2004. 4. 1 발효)하는 한편, 마드리드 시스템의 공식언어로 기존의 불어, 영어 외에 스페인어를 추가하는 것을 승인하였습니다.
2004. 10. 1. 유럽공동체가 마드리드 의정서에 가입함에 따라, 유럽공동체 상표제도와 마드리드 시스템의 통합적 운영이 가능해졌고, 앞으로 그 유용성을 이용하고자 하는 국가의 가입이 증가할 것으로 기대됩니다.
※ 마드리드 의정서의 가입 요건
국가의 경우에는, 그 국가가 공업소유권 보호를 위한 파리협약의 당사국이어야 한다. (마드리드 의정서 제14조 제1항 제1호) – 유럽연합과 같은 정부간기구의경우에는, 정부간기구 회원국 중 최소 1개국이 파리협약의 당사국이어야하며, 정부간기구 영역 내에서 유효한 표장을 등록하기 위한 지역관청을 가지고 있어야 한다. (마드리드 의정서 제14조 제1항 제2호)
» 국제상표등록출원
우리나라 영역안에서 표장을 보호(등록)받기를 원하여 우리나라를 지정하여 통지된 국제출원을 말함(상표법 제9장 제2절). 마드리드 의정서에 따라 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 상표법에 따른 상표등록출원으로 간주(상표법 제180조의 제1항)
» 국제출원
좁은 의미로는 각 체약당사자(체약국 및 체약기구)에서 상표를 보호받기를 원하여 본국관청을 통하여 제출된 출원(상표법 제9장 제1절). 그러나, 넓은 의미로는 좁은 의미의 국제출원과 국제상표등록출원을 모두 일컬어 국제출원이라고도 함
» 국제등록
WIPO 국제사무국의 국제등록부에 등록되어 있는 국제출원을 말함. 국제등록이라고 표현되어 있으나 그 내용은 국제출원이라고 할 수 있음. 따라서, 국제등록이 되었다고 해서 지정국가에서 상표를 보호받는 것은 아니며, 그 보호여부는 각 지정국가의 심사결과에 달려있음
» 국제등록기초상표권
우리나라를 지정하여 통지된 국제상표등록출원이 국내에서 등록결정되어, 국내 상표등록원부에 등록되어 있는 상표권
» limitation(감축)
국제사무국을 통하여 지정상품을 삭제, 세분화 또는 구체화하는 보정방법을 말함
» 본국관청(office of origin)
기초출원 또는 기초등록이 있는 관청으로, 출원인이 제출한 국제출원서에 대해 기초출원 또는 기초등록상의 표장 및 지정상품과 합치하는지 여부를 판단하고, 이상이 없는 경우 국제사무국에 해당 출원서를 송부함
» 지정국관청(office of designated contracting parties)
국제사무국으로부터 송부된 국제상표등록출원을 당해 지정국의 영역안에서 보호해 줄 것인지의 여부를 심사하는 관청
» 집중공격(central attack)
기초출원 또는 기초등록을 소멸시키는 공격방법을 말함. 본국관청에 출원중인 상표(기초출원) 또는 등록되어 있는 상표(기초등록)를 소멸시키게 되면, 국제등록부상의 국제등록이 소멸하게 되어 각 지정국에서 심사중인 국제상표등록출원 및 이미 각 지정국에 등록되어 있는 국제등록기초상표권은 한번에 모두 효력을 상실함
» 재출원(전환, transformation)
마드리드 제도를 이용하여 국제출원함으로써 지정국에 등록되어 있는 본인의 상표가 central attack을 받는 등의 이유로 효력을 상실하였을 경우에, 효력을 상실한 그 상표를 마드리드 제도를 이용하지 아니하고 일정한 요건하에 당해 지정국에 다시 출원할 수 있음. – 단, 재출원의 출원일은 원래의 국제등록일(사후지정일)로 소급되며, 적용가능한 경우 우선일도 소급됨
» 대체(replacement)
국제상표등록출원이 이미 지정국에 등록되어 있는 본인의 지정국내 선등록 표장과 동일함과 동시에 그 국제상표등록출원의 지정상품도 국내 선등록 상표의 지정상품을 포함하고 있을 경우에, 그 국제상표등록출원이 본인의 국내선등록 상표를 대체 하며, 대체하는 국제상표등록출원된 상표와 대체되는 지정국내 본인의 선등록 상표는 병존하게 됨
» 대리인
출원인의 위임 내용에 따라, 본국관청 대리인, 국제사무국 대리인, 지정국관청 대리인으로 구분할 수 있음. 따라서 통지서의 발송처에 따라 수신인이 다르므로 본국관청과 국제사무국 대리인이 동일하지 않은 경우 주의가 필요함. 본국관청과 지정국관청 대리인의 자격은 국내법에 따르며, 국제사무국 대리인은 국제출원 시 국제출원서(MM2)의 해당 항목에 기재함으로써 또는 별도의 대리인선임신청서(MM12)를 국제사무국에 제출함으로써 대리인선임이 가능함